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股东可以用专利许可使用权出资吗?

发布时间:2020-12-28 19:30   来源:未知   点击:

 近年来,从国家到地方都在加强知识产权保护,优化科技创新法治环境,鼓励创新创业,加快知识产权转化运用。在这样的背景和环境下,

股东是否能够以知识产权使用权对企业进行出资呢?具体而言,专利许可使用权是否可以出资?甚至仅以一定区域的独占使用权出资,而保留技术的所有权及其它区域的使用权呢?



《公司法》第二十七条规定,股东可以用货币出资,也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资;但是,法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。


《专利法》第十一条规定,发明和实用新型专利权被授予后,任何单位或个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品。


这就意味着对于产品专利而言,发明或实用新型专利权人对于专利产品享有制造权、使用权、许诺销售权、销售权和进口权5项专有权利。显然,专利权用于出资是没有疑问的,但对于仅能以完整的五项权利内容出资,还是也可以用其中部分权利出资,法律语焉不详。因此,目前对专利许可使用权是否可以出资,主要存在赞同和反对两种观点,且反对观点仍处于主流。



反对观点


反对观点认为专利许可使用权不可以作为出资方式。


首先,《公司法》规定之“转让”在知识产权资产上适用知识产权相关法律中对“转让”的解释,因我国《商标法》、《专利法》的措辞严格区分了注册商标、专利权的“转让”和许可使用,也即《商标法》、《专利法》中所称“转让”仅指所有权的转让,不包括“使用权”的转让;其次,使用权虽可以估价,有财产价值,但其本身非财产权,更非财产。


使用权本身是一种排他权,禁止他人未经许可不得使用专利的权利,如果他人违反将构成侵权,但侵权一定会产生赔偿等财产权益吗?


最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第二十五条

使用不知道是未经专利许可而制造并售出的专利侵权产品,且能举证证明该产品合法来源以及已支付该产品的合理对价的,使用者不赔偿也不承担停止使用的责任。


最后,价值和权利的稳定性差,可能会造成公司资本出资不实,违反我国公司资本三原则。如专利权是有期限的,许可的期限可能还短于专利权的有效期限,该期限甚至短于公司经营期限;再如,专利权人可以许可数量不定的其他专利权普通许可使用权,将削弱公司出资财产的价值。



赞成观点


赞同观点认为专利许可使用权可以作为出资方式。


首先,《合同法》规定“技术转让合同包括专利权转让、专利申请权转让、技术秘密转让、专利实施许可合同”,可见我国有些法律关于技术“转让”的标的,并非仅限于所有权,还包括申请权、使用权的转让。而且《公司法》没有明确规定“转让”含义,而知识产权使用权可估价,可由他人实施,可以采用转让一说,符合该出资条件。


其次,《中华人民共和国公司登记管理条例》第十四条的规定,股东以货币、实物、知识产权、土地使用权以外的其他财产出资的,其登记办法由国家工商行政管理总局会同国务院有关部门规定。股东不得以劳务、信用、自然人姓名、商誉、特许经营权或者设定担保的财产等作价出资。显然法律并未禁止使用权出资方式。


最后,在实践中,部分地区对于使用权出资持肯定态度。2011年时上海出台过《上海市工商局关于积极支持企业创新驱动、转型发展的若干意见》(已失效),其中扩大知识产权出资范围,开展专利许可使用权、域名权等新类型知识产权出资试点工作,需要与当地工商局沟通看是否继续接受专利使用权出资;另外,2014年12月9日,湖南省出台《关于支持以专利许可使用权出资登记注册公司的若干规定(试行)》(已失效),规定登记注册公司时允许专利权人用专利使用权作价出资,入股比例不受限制,促进财产性权利转化为资本。



笔者认为,根据《公司法》及《公司注册资本登记管理规定》关于出资方式的规定,非货币出资需要满足以下两个条件:可以用货币估价并可以依法转让。


专利许可使用权的具体形式包括专利权独占许可、排他许可、普通许可,以专利使用权出资既可以委托评估机构对专利使用权进行评估,又可通过签署专利实施许可合同,并在国家知识产权局进行备案的方式来完成专利许可使用权的转移。所以,从法理上来说并不存在太大障碍,且对于民商事务而言,法无禁止即可为,应当鼓励这种出资方式。


正如前文所述,这种出资方式虽然前景光明,但理想的阳光还一时无法完全照进现实,当前学界和实务界反对该方式的声音还很大。因此,以该种方式进行出资还需十分谨慎。


当然,使用权出资就是否死路一条呢?对于创业者以使用权出资的需求,可以通过使用权间接出资方式来实现。举例来说,股东甲以货币出资,股东乙以专利使用权(独占许可或排他许可)出资,具体操作中股东甲先与股东乙以货币出资,公司设立后,公司以股东乙出资现金等同的价格与股东乙签订许可合同并支付许可费用。可见,在使用权间接出资方式下,股东乙实质是以货币出资的形式来执行使用权出资的操作。实践中,股东乙的钱通常是由股东甲出借的,等股东乙获得了公司支付许可费用后,再将所借资金还给股东甲。


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